申请人如何缩短中国发明专利的审查周期

      由于申请人对专利布局的紧迫性以及专利局审查的滞后性,使得各国专利局都在努力地缩短审查周期,例如美国专利商标局平均25.3个月,欧专局平均26.5个月,而中国发明专利审查平均周期已经缩短到22个月。主要是基于国家局采取了一系列有针对性的措施,例如增加审查员,提高专利审查的信息化水平以及探索新的审查模式。而对于申请人来说是否也有什么措施用来缩短审查周期,本文将进行简单的介绍。

       一、提交申请时要求“提前公开”

      中国发明专利申请采用“早期公开、迟延审查”的制度,加速了专利信息的交流,给申请人充分时间来考虑是否提出实质审查请求和什么时候提出实审请求。但是,这种审查制度也存在缺陷,导致审查周期过长,使专利申请长期处于悬而未决的状态。

       专利法第三十四条规定:“经初步审查认为符合本法要求的,自申请日起满18个月,即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请”。因此,如果申请人未请求提前公开,发明专利需要自申请日起满18个月公开,如果申请人自提交专利申请的当天请求提前公开,按正常流程没有补正的情况下,发明专利会在申请日起3~6个月公开。

       可知请求提前公开可以缩短将近1年的审查周期,同时请求提前公开不需要费用,一般事务所也不会收费,申请人可以合理使用这种机制,但是在专利布局的时候,提前公开往往会对之后的专利申请造成影响,因此需谨慎使用。

       二、提交申请时请求“实质审查”

       承接上文,延迟审查制度主要指的就是专利申请公开之后,按规定的期限内提出实质审查请求,专利局据此对专利申请进行实质审查的制度。

       专利法第三十五条规定:“发明专利申请自申请日起三年内,国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查”。

       根据法条的表述,请求实质审查可以是自申请日起三年内的任何一天提出。因此,提交专利申请时请求实质审查与自申请日起第三年最后一天请求实质审查,时间跨度会很大。因此,如果希望尽快缩短审查周期,可以于提交专利申请之日同时请求实质审查,虽然不会马上进入实质审查,但是只要发明公开之后便会进入实质审查,同时配合提交专利申请时提前公开,可以让发明在6个月左右就进入实质审查阶段。

       虽然实质审查涉及到必要的实审费2500元,但是提前提出这个请求并不需要任何费用,代理所也不会产生代理费,存在的缺陷是会丧失一次主动修改的机会,因此,申请人可以根据实际情况进行选择。

        三、放弃主动修改

       放弃主动修改字面意思就是放弃对原始申请文本的主动修改机会,《专利法实施细则》第五十一条第一款规定:“发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改”。

       分析法条可知,主动修改的机会分别为两次,一次是“提出实质审查请求时”是一个时间点,另一次是“收到进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内”是一个时间段。针对上文中,提交专利申请之日同时请求实质审查,申请人此时不会采用主动修改,也就是等于放弃了这个时间点的修改机会。

       而对于3个月的时间段的修改机会,申请人可以在提交专利申请时,主动放弃这个权利,理论上专利申请进入实质审查阶段之后审查员就不会等这3个月,直接进入审查,但是在实际的审查过程中,由于各个审查部门及具体审查员的审查效率,这3个月是否有明显提速也比较难分辨,只是理论上会缩短3个月周期。这个机制与欧专局的waiver程序非常相似,两者都是通过放弃审查过程中的答复修改的权利而加快审查进程。

       需注意的是放弃主动修改需要更加谨慎,除非前期撰写申请文本已经恰到好处,否则申请人放弃这项权利风险较大,此外即使申请文本撰写没有瑕疵,有时也会遇到麻烦。例如,如果需要利用pph来加快审查时,往往需要进行对应性修改才可以提出pph,如果之前已经放弃主动修改,当权利要求不对应时却无法进行修改,最终会丧失请求pph的机会

        四、专利申请优先审查

        国家知识产权局于2017年6月23日审议通过《专利优先审查管理办法》(新《办法》),并于6月28日公布局令第七十六号,自8月1日起施行。新《办法》规定的专利申请的优先审查适用于以下6种情形:1.涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车和智能制造等国家重点发展产业;2.涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业;3.涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快;4.专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施,或者有证据证明他人正在实施其发明创造;5.就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或地区提出申请的该中国首次申请;6.其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查。

       针对发明专利,目前的要求是:发明专利是采用电子申请方式提交,且发明专利已经提出实质审查请求、缴纳相应费用后具备开始实质审查的条件。申请人提出专利申请优先审查请求的,应当提交优先审查请求书、现有技术或者现有设计信息材料和相关证明文件;有同日申请的,还需要在请求书中提供相对应的同日申请的申请号。

       因此,发明专利申请优先审查并不需要官费,仅专利事务所涉及到一定的代理费。此外,目前不再要求提交检索报告,请求人仅需提交现有技术或现有设计信息材料;在某些情况下,不再需要国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见。

       目前,最大的缺陷在于对专利申请进行优先审查的数量,由国家知识产权局根据不同专业技术领域的审查能力、上一年度专利授权数量以及本年度待审案件数量等情况确定。通说观点认为优先审查的数量大致控制在10%左右。因此,如果希望加快审查,可以于每年年初尽快提出申请优先审查请求,自同意优先审查之日起,发明专利申请在45日内发出第一次审查意见通知书并在一年内结案,可知优先审查大大缩短了审查周期。

       五、专利审查高速公路PPH

       专利审查高速路(Patent Prosecution Highway,简称PPH)。PPH是指当申请人在首次申请受理局(OFF)提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被认为可授权时,可以此为基础向后续申请受理局(OSF)提出加快审查请求。如果是向国家局提出PPH请求,此时国家局即为后续申请受理局(OSF),而首次申请受理局(OFF)就是与国家局开展了PPH项目试点的国家局或地区局。

       目前,国家知识产权局已经启动的PPH项目共20个,分别与20个国家局或地区局签订双边或小多边项目。PPH项目分类包括常规PPH项目、IP5-PPH以及PCT-PPH。简单的说,对于中国发明专利申请可以基于要求了优先权的海外专利、PCT专利申请或者PCT申请的同族专利的可专利性工作结果,而向国家局请求PPH用以缩短审查周期。

       PPH请求的适用条件:1、向国家局请求PPH的时机,一个是与提出实质审查请求同时提出,另一个收到进入实审阶段通知书到收到第一次OA的时间段内;2、首次申请的要求,对应首次申请的最新工作结果中明确表明了对应申请中至少一项或多项权利要求是可专利的;3、权利要求的充分对应性,中国申请的权利要求与对应申请的可授权/具有可专利性的权利要求有相同或者更小的范围。针对权利要求的充分对应性往往需要通过主动修改使得中国发明专利申请的权利要求与对应首次申请的权利要求一致。因此,如果需要请求PPH应该尽量避免放弃主动修改。

       此外PPH的优势:即审批加快、节省费用和授权率高。从PPH请求到结案周期大约为11.9个月,一通OA平均数为一次,且授权率明显高于正常途径。同时,国家局并不收取PPH的官费。因此,如果符合上述条件建议通过PPH途径缩短审查周期。
总结,除了上面的五种缩短审查周期的机制外,当然还可以通过提高前期申请文本的撰写质量,避免发生补正或者积极地处理OA都是可以有效缩短审查周期的方法。本文仅简单介绍了上述五种机制,对于申请人在具体案件处理时,建议根据具体情况进行选择,因为有时候的慢反而是一种快,俗话说得好欲速则不达嘛。
 
 
 
陈华
杭州天勤知识产权代理有限公司
2017-9-30